A presunção pretende facilitar a reparação do dano, mas frequentemente impede a ampla defesa do infrator e se converte em abuso de direito do titular.

O número de marcas aumenta rapidamente no Brasil, com o INPI batendo recorde de pedidos protocolados em 2025. Foram 504 mil, 37 mil a mais que em 2024 e 211 mil pedidos a mais que em 2020, um aumento de 72% em cinco anos. Com mais detentores do direito de exclusiva sobre sinais distintivos, maior o risco de infração por terceiros, mesmo que por desconhecimento da existência da marca alheia. Nesses casos, o titular pode propor ação com dois objetivos: cessar o uso indevido, e colher danos morais e materiais decorrentes da violação.

Justamente aí reside um problema grave para o infrator. O paradigma atual do Superior Tribunal de Justiça presume ambos os danos, morais e materiais. Na prática, essa presunção dispensa o titular de comprovar que o dano existiu. Basta que a marca tenha sido infringida, e a indenização já será devida in re ipsa. Também desconsidera a boa ou má-fé do infrator, ou seja, se ele conhecia a marca anterior ou se era razoável supor que conhecesse.

Iniciado o processo, o entendimento geral da jurisprudência é de que a cognição do dano pertence à fase de conhecimento, enquanto a sua extensão é matéria de liquidação. Mas exatamente a cognição do dano já nasce prejudicada. A presunção lança no colo do réu o ônus da prova, mas a prova que dele se exige é negativa. Ou seja, estaríamos exigindo do infrator onisciência sobre as transações comerciais no ramo da infração, o que é impossível. Ainda assim, ele busca trazer as provas que consegue para demonstrar a improbabilidade do dano. Em vão. Na maioria dos casos os julgadores ignoram estas tentativas e deixam a tarefa para o perito na liquidação. A presunção, antes relativa, converteu-se em absoluta.

Chegada a liquidação, às vezes se verifica que o valor devido é zero. Não houve dano. Ou seja, a recusa em investigar na fase de conhecimento serviu somente para aumentar os custos e duração do processo, para onerar ainda mais as partes, que despenderam com advogados, perícias e custas processuais, sem oferecer qualquer contrapartida útil que não pudesse ter sido descoberta antes. Também acumulou mais trabalho sobre o judiciário, contra os princípios da celeridade e da economia processual.

O raciocínio para a consolidação deste paradigma foi a dificuldade, para titulares de marcas, em provar a existência do dano. Muito invocou-se a doutrina de João da Gama Cerqueira [1], segundo a qual “os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor”, e que “não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão”, de forma que a violação não logra atingir resultado mensurável no patrimônio do titular, mas nem por isso deve ser tida por inofensiva. A obrigação civil do autor em provar o dano se mostraria um obstáculo desproporcionalmente maior que a verossimilhança do dano.

A Ministra Nancy Andrighi foi decisiva para fortalecer este entendimento na jurisprudência. No REsp 466.761/RJ, a julgadora destacou que o fundamento da indenização por dano patrimonial não necessariamente residia na comercialização do produto falsificado, mas na vulgarização do produto e depreciação da reputação comercial da marca. Em caso semelhante, a mesma ministra justifica a presunção com base no desvio de clientela que, percebido ou não, sempre prejudica o titular. Veja-se:

(…) “a indenização por danos materiais não possui como fundamento a ‘comercialização do produto falsificado’, mas a ‘vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca’, levadas a cabo pela prática de falsificação De fato, aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma considerável, produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca em atenção a diversos padrões de qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal produto fosse vulgarizado por meio de uma falsificação generalizada.”

Em decisão posterior, no REsp 978.200/PR, a Ministra desenvolve de outro modo:

“O fundamento da reparação está no desvio da clientela que, acreditando na aquisição de um determinado produto conhecido, no mercado, pelo nome e pela reputação, adquire outro. Isso porque, essa confusão na aquisição do produto e⁄ou serviço, tanto pode passar despercebida, quanto pode gerar algum tipo de insatisfação, porquanto não era, efetivamente, o produto esperado. Qualquer que seja a situação, porém, há prejuízo à vítima do ato: se despercebida a diferença, o autor (do ato de concorrência desleal) auferiu lucros a partir da boa reputação do produto criado pela vítima; se gerou insatisfação, denigre a imagem e a reputação criados e trabalhados pela vítima.”

Se o fundamento da presunção é a vulgarização, prejuízo à reputação e desvio de clientela, o que dizer quando a marca infringida é pouco conhecida ou de fama local? Ou quando sua reputação é ruim? Ou quando a sua clientela é limitada? O TJSP já argumentou em decisão que a presunção se presta a evitar o “efeito carona”, em que o infrator se aproveita do investimento do titular na construção de sua reputação. Mas e se o próprio titular nunca a construiu, nem pela contínua prestação ou fornecimento, nem pelo gasto em publicidade?

Nos casos acima, estas perguntas eram desnecessárias. Tratava-se de marcas renomadas, como Louis Vuitton, Nike, Insulfilm, TokStok e dos clubes de futebol Santos, Corinthians, Palmeiras e Vasco da Gama. Mas essa presunção hoje é aplicada em ações envolvendo empresas menores, de pouca fama e alcance, em circunstâncias que o bom senso presumiria o contrário.

Veja-se exemplo: um restaurante sediado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, tem sua marca registrada e propõe ação contra outro restaurante com nome idêntico em Luziânia, Goiás. O juízo impede o uso do nome pelo segundo restaurante, com justiça. Mas é razoável presumir que houve dano moral ou patrimonial, se a própria natureza do ramo impede que um desvie os clientes do outro quando 640 quilômetros separam os dois comércios? O TJSP julgou que sim [2].

Um outro problema é a verificação da culpa do infrator que de boa-fé usa a marca desconhecendo que se tratava de propriedade de terceiro. Quatro elementos compõem a responsabilização civil: a conduta, o dano, o nexo causal e a culpa. Nos casos de marcas conhecidíssimas como Nike, a culpa é flagrante. Mas se a marca infringida é desconhecida ou de apelo local, no que consistiria o dever de cuidado do infrator de boa-fé? A lei exige a inscrição da empresa no registro público pertinente, quando a junta comercial verifica se o nome empresarial não é idêntico a outro existente no estado. Devemos incluir aí a busca de anterioridade no INPI?

Felizmente, as decisões paradigmáticas do Superior Tribunal de Justiça já oferecem, nas suas justificativas, critérios razoáveis de aplicação. Quando a Ministra Nancy Andrighi justifica que “o fundamento da reparação está no desvio da clientela que, acreditando na aquisição de um determinado produto conhecido, no mercado, pelo nome e pela reputação, adquire outro”, está estabelecendo que o conhecimento e reputação da marca são requisitos deste desvio. Quando a mesma ministra diz que “de fato, aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma considerável, produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca em atenção a diversos padrões de qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal produto fosse vulgarizado por meio de uma falsificação generalizada”, assume que há consumidores efetivamente dispostos a comprar o produto ou serviço infringido e que os padrões de qualidade, durabilidade e segurança estão presentes na mente do público – ainda que não correspondam à verdade. Quando o Tribunal de Justiça de São Paulo [3] afirma que o efeito carona é “ilícito pelo simples atravessar o investimento, muitas vezes milionário, no desenvolvimento de dísticos imponderáveis”, é necessário que o titular de fato tenha feito este investimento.

Em resumo, os danos dependem de duas características da marca: (i) ser conhecida pelo menos nos locais onde ocorreu a infração, considerando como locais também os canais digitais pertinentes ao ramo; (ii) dispor de reputação positiva que torne a associação à sua marca vantajosa para o infrator. O efeito carona ou aproveitamento parasitário decorreria naturalmente destes dois critérios, sendo inútil a comprovação de investimentos em publicidade.

Quando a marca infringida é amplamente conhecida, os dois critérios podem ser aferidos pelo julgador como fato notório nos termos do art. 374, inciso I do CPC. Os danos aí seriam presumidos de plano. Quando se trata de marca menor, razoável exigir que o titular comprove pelo menos o renome local da sua marca e a reputação positiva associada. Desnecessário aqui que a reputação positiva seja demonstrada de forma expressa ou absoluta; a venda contínua já atesta tacitamente que há no público consumidor certo grau de confiança e desejo de adquirir o produto ou serviço. Somente se não comprovados o renome e reputação positiva do titular é que se requerirá prova direta dos danos.

De posse destes critérios, a presunção poderá então atingir uma racionalidade que corresponda ao mundo concreto do mercado, ao mesmo tempo que atende aos princípios do direito. Sem dificultar ao titular da marca o acesso à justa reparação, sem punir o infrator com excesso por não realizar o impossível.

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[1] A seguir o trecho da obra de João da Gama Cerqueira frequentemente citado: “A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os Juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom-senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.” (Tratado de Propriedade Intelectual, 3ª ed., vol. 2, págs. 1.129/1.131).

[2] TJ-SP, Apelação Cível: 1038613-14.2020.8.26.0506, Ribeirão Preto, Relator: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 22/11/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 23/11/2022.

[3] TJSP, Apelação Cível: 9155837-22.2005.8.26.0000, Marília, Rel. designada. Lucila Toledo, Data de Julgamento: 31/01/2012, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2012.